Este sería el segundo caso en el que una empresa transnacional falla, pues los tribunales reconocen el derecho sobre una marca a mexicanos que las registraron con antelación.

La Sala Especializada en Materia de Propiedad Intelectual del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa determinó que la marca PlayNow no es descriptiva y ello no procede su nulidad, con esto la familia mexicana Samohano Silva se protege contra Sony, ya que  se le concedió el registro de esta marca desde el 2000.

El conflicto surgió poco después de que en el 2004 se lanzara el servicio de descarga PlayNow, Sony Ericsson intentó registrarla en nuestro país, sin embargo se le negó en al menos cuatro ocasiones, ya que los Samohano Silva contaban con el registro de la marca para la adquisición, uso, y adquisición y uso de juegos de video a través de Internet.

Sony Ericsson interpuso ante el IMPI dos demandas de nulidad de los registros de marca, y mientras tanto hizo uso de la marca en su sitio de Internet, lo cual ha continuado haciendo.

En noviembre de 2012 el IMPI determinó que la marca “Play now” pertenecía a José Manuel Somohano, siendo plenamente distintiva de los servicios para los que fue registrada y válida ante terceros desde el 24 de mayo de 2000.

El asunto llegó finalmente a los tribunales en el que dos tribunales colegiados distintos emitieron sentencias contradictorias, reconociendo uno los derechos de la familia Samohano Silva y el otro concediendo la razón a Sony.

La demanda llegó a la Sala Especializada en Materia de Propiedad Intelectual, donde Sony argumentaba que la marca se compone de dos palabras que describen una característica, por lo que no es registrable desde su punto de vista.

Sin embargo, la Sala desechó estos argumentos considerándolos infundados y declarando que existen inconsistencias como decir que la marca “PlayNow” no tiene traducción al español o que se analizó la marca como si fueran dos palabras en lugar de una.

“En estricto acatamiento a la ejecutoria que se cumplimenta, los argumentos en estudio (de Sony Ericsson Mobile) resultan infundados”, aseguró la resolución.

El asunto jurídicamente todavía no concluye porque seguramente Sony agotará todas las instancias legales para intentar registrar la marca, además del procedimiento civil que debe llevarse a cabo para que se determine el monto por daños y perjuicios que corresponde a la familia Samohano Silva, el cual ascendería a 40% de todo lo que vendió Sony por el uso de la marca de 2004 a 2014, según el abogado de la familia Sergio de Alva Rodríguez.

Lo más sorprendente es que tanto Apple como Sony sigan utilizando en nuestro país una marca que no les pertenece sin tener un acercamiento con los propietarios para comprarla, como sucedió en el caso de la marca iPad en China.